A execução do processo de solicitação do Registro de Marca diante do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é de suma importância para o empresário, uma vez que garante a proteção exclusiva do titular para com a sua marca.
Contudo, o pedido de registro nem sempre é deferido após a análise do INPI. Há alguns casos típicos em que o pedido geralmente é indeferido.
Distintividade da marca
Um dos principais casos de indeferimento ocorre quando o examinador do processo alega que a marca não possui diferenciação suficiente da marca de um terceiro, já registrada.
Na Lei nº 9.279 [1], essa hipótese é tratada como uma vedação relativa ao registro [2]. As vedações relativas, em resumo, se referem à ausência de capacidade distintiva da marca, à violação dos direitos de terceiro e à proibição da confusão dos consumidores.
Assim, fica a cargo do examinador do processo avaliar se a marca em questão apresenta distintividade suficiente das já registradas. Por esse motivo, uma análise prévia é muito importante!
Termos de uso comum são protegidos?
Frequentemente, uma marca pode conter em seu nome expressões genéricas, próprias de seu nicho. Hipoteticamente, traremos como exemplo a marca Heet Sabonetes.
A expressão de uso comum é “sabonetes”. Essa palavra, é de uso comum e, provavelmente, várias outras marcas desse nicho também terão essa expressão no nome.
Assim, constata-se que o uso desse termo não pode ser exclusivo da primeira marca de sabonetes registrada. Consoante é a jurisprudência do STJ.
Um exemplo concreto desse caso é o conflito entre o registro da marca de desodorante “REXONA EBONY” e a de maquiagens “ÉBANO E MARFIM”, em que a Ministra Nancy Andrighi, do STJ, solucionou em favor da flexibilização dos registros ao se tratar de termos de uso comum [3].
A observação dessas vedações da lei ressaltam a importância de um assessoramento de qualidade, que aponte de antemão as reflexões necessárias diante da marca para com os sinais não registráveis e os direitos das marcas de terceiros.
Assim, caso o seu pedido de registro de marca sofra indeferimento, mas se enquadre nessa situação, é possível recorrer.
Meu pedido de registro de marca foi indeferido, e agora?
Caso haja o indeferimento de uma marca satisfatoriamente diferenciável, ou seja, que não cause uma confusão para com os consumidores em relação a outras marcas, é possível apresentar um recurso administrativo [4].
O recurso é analisado pela presidência do INPI – ou seja, não é revisado pelo mesmo examinador do registro.
Cabe apontar também que caso o recurso não obtenha êxito, é possível ainda requerer o direito pela via judicial.
Há alguns passos que devem ser tomados ao se protocolar um recurso, mas estes não devem ser taxativos, pois variam conforme cada marca e conforme a justificativa dada pelo examinador para indeferir o pedido.
Por isso, a fundamentação jurídica é praticamente indispensável para a contra-argumentação a ser realizada no recurso.
Além disso, cabe mencionar que é extremamente relevante para o recurso o conhecimento da jurisprudência dos principais tribunais em casos semelhantes.
Desta forma, podemos considerar os processos do INPI como burocráticos e que requerem, portanto, um acompanhamento jurídico para evitar possíveis problemas futuros.
Desde o protocolo de registro de marca até o recurso administrativo de indeferimento é necessário contar com uma assessoria jurídica especializada em marcas e qualificada para que haja uma maior probabilidade de sucesso.
Autor:
Bruno Marra Gomes Ferreira
Notas de Rodapé:
[1] Lei nº 9279. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm.>
[2] P. ex. Art. 124, VI da Lei nº 9279/1996: sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
[3] STJ REsp 1166498, RJ. Rel. Min Nancy Andrighi.
[4] Vide o art. 212 da Lei nº 9279/96: Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
Referências Bibliográficas:
ADVOCATTA. A Importância do Registro de Marca. Brasília, 2019. Diesponível em: https://www.advocatta.org/post-ch2sf/a-import%C3%A2ncia-do-registro-de-marca.>
BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual: Manual das Marcas. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.>
BUSCA DO DIREITO. Marcas Fracas ou Evocativas. Disponível em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3c1e4bd67169b8153e0047536c9f541e.>
GOMES, Franklin Batista. O processo administrativo para obtenção de registro de marca: noções e fluxograma. Disponível em:
Lei nº 9279. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm.>
LEONARDOS, Gustavo S. A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Disponível em:
<http://www.llip.com.br/Content/Files/Artigos/the_perspective_regarding.pdf.>
ORNENSTEIN, Diego. O registro de marcas e o indeferimento equivocado de pedidos pelo INPI. 2008. Disponível em:
STJ REsp 1166498, RJ. Rel. Min Nancy Andrighi.
